盡管美國自1905年起就承認《巴黎公約》為優(yōu)先事項，但除少數(shù)例外情況外，美國不承認在美國商業(yè)以外的使用（《蘭納姆法》第45條（編入美國法典第15條第1127款，將“商業(yè)”定義為“所有”電子商務可以由國會依法監(jiān)管”）為產(chǎn)生保護的美國商標權(quán)利。普遍同意，第6條之二在美國法律下既不明確也不隱含（例如，參見Grupo Gigante SA De CV訴Dallo＆Co（391 F3d 1088（9th Cir 2004））和ITC Limited訴Punchgini，Inc（ 482 F3d 135（2d Cir 2007）。
但是，繼最高法院于2014年在Lexmark International，Inc訴Static Control Components，Inc（572 US，134 S Ct 1377（2014））一案中對《蘭納姆法》做出的虛假廣告案中的解釋之后，美國上訴法院最近發(fā)表了兩項意見–兩者都涉嫌美國公司盜用了墨西哥著名商標，都以新的方式解釋了《蘭納姆法》中不公平競爭條款，從而開辟了原告可能提起假冒訴訟的指控僅在美國境外擁有其商標，再加上在美國境內(nèi)享有聲譽。盡管在這兩種情況下對潛在損害的討論存在問題（如我們在此處所述），但這可能意味著非美國商標擁有者擁有一個強大的新工具，可以用來挑戰(zhàn)那些首先在美國使用外國擁有者商標的侵權(quán)者。
Belmora和Prolacto的止贖事實模式
這兩個案件–Belmora訴Bayer（819 F 3d 697（2016年4月Cir））和Paleteria La Michoacana，Inc訴Productos Lacteos Tocumbo SA De CV（743 F App'x 457（DC Cir 2018））–呈現(xiàn)出相似的事實模式，但有一個關(guān)鍵的區(qū)別。在Belmora，美國制藥公司Belmora于2003年申請了商標FLANAX的注冊，并于一年后在美國與萘普生鈉（一種止痛藥）結(jié)合使用。但是，拜耳在墨西哥也注冊了萘普生的FLANAX商標，并自1970年代后期開始在墨西哥使用。拜耳從未在美國商業(yè)中使用該商標，據(jù)了解，該商標既包括州際貿(mào)易，也包括涉及外國和美國的商業(yè)。（盡管第三方（其中許多位于墨西哥邊境城鎮(zhèn)中）已將拜耳的FLANAX產(chǎn)品運到美國，但此類銷售未得到拜耳的授權(quán)或監(jiān)管，因此沒有確保拜耳的利益。拜耳消費者保健公司訴Belmora有限責任公司，110 USPQ2s 1623，2014 WL 1679146（TTAB 2014）。拜耳于2004年提交了美國商標注冊FLANAX，但由于Belmora的先前申請，該申請被拒絕。值得注意的是，在美國提起訴訟之前，拜耳表示，它不打算在美國使用FLANAX商標，因為它打算僅以ALEVE品牌出售萘普生。
第43（a）（1）條的虛假關(guān)聯(lián)規(guī)定未提及原告是否必須擁有先前在美國商業(yè)中使用的商標。然而，該規(guī)定在歷史上一直是這樣解釋的。（例如，參見Two Pesos，Inc訴Taco Cabana，Inc（505 US 763（1992））；史蒂文斯法官同意，盡管第43（a）條“未提及商標”，但“創(chuàng)建了聯(lián)邦訴訟因由”商標文本的這種轉(zhuǎn)換“與法規(guī)的目的一致”）。以原告必須擁有商標為前提進行閱讀是合理的；似乎合乎邏輯的推斷是，除了困惑的消費者之外，唯一可能因濫用混淆而受到傷害的一方美國商業(yè)商標是美國商標的所有者。
到目前為止，非美國商標所有人已嘗試以多種方式填補保護方面的空白，但僅取得部分成功。例如，各種非美國位置特定的企業(yè)（例如，旅館，飯店和賭場）通過爭論在美國的廣告或預訂服務產(chǎn)生了受保護的美國商標權(quán)利，成功地擴展了“商業(yè)用途”的定義（參見，例如，International Bancorp LLC訴摩納哥的銀行和金融機構(gòu)329 F 3d 359（2003年第4屆法院）和Penta Hotels Ltd訴Penta Tours9 USPQ2d 1081（D Conn 1988），其中針對歐洲連鎖酒店的廣告和預訂服務被視為在美國商業(yè)中使用。對輔助商品和服務的保護，包括對WIMBLEDON或UEFA之類商標的廣播或商品銷售，也可以緩解這一問題。
在美國，保護著名商標的一種失敗方法是倡導著名的商標學說，例如《巴黎公約》第六條之二所載的商標學說。美國上訴法院和TTAB普遍同意，《蘭納姆法案》（Lanham Act）未在第6條之二中解讀，該法案中也沒有任何語言支持美國商標所有權(quán)要求的著名商標例外。美國法院最接近采用著名商標學說的是Grupo Gigante SA De CV訴Dallo＆Co（391 F 3d 1088，1094（9th Cir 2004）），在第九巡回法院中推測這種學說可能是為了公眾利益。然而，巨人上訴法院從未遵循過推理。
貝爾莫拉（Belmora）地區(qū)法院駁回了拜耳（Bayer）的商標訴訟，因為拜耳（Bayer）在訴狀中承認自己沒有在美國商業(yè)中使用其商標（Belmora LLC訴拜耳消費者護理公司（Bayer Consumer Care AG），84 F Supp 3d 490（ED Va 2015））。拜耳在上訴中辯稱，第43（a）（1）（A）條不需要這種使用。第四巡回法庭是繼利盟之后第一個被要求解釋《蘭納姆法案》中不正當競爭條款的聯(lián)邦上訴法院。
第四巡回法院首先指出，第43（a）節(jié)的通俗語言不需要擁有美國商標。法院使用利盟（Lexmark）檢驗，考察了第45條中的利益清單。第一個列舉的利益只是說明該行為旨在“使在[美國]商業(yè)中使用欺騙性和誤導性的商標具有可行性”。其他四個利益不適用于拜耳，因為它不是注冊人，條約成員的國民或從事美國商業(yè)的實體。但是，拜耳確實聲稱這是一個受商標欺騙性和誤導性使用傷害的人；因此，它的要求屬于第一個關(guān)注區(qū)域。關(guān)于拜耳是否需要擁有商標在美國，法院認為第43（a）（1）條沒有明確要求擁有所有權(quán)，相關(guān)利益（僅關(guān)注被告的行為）并不意味著有這樣的要求。國會知道如何在需要時寫出要求擁有商標的前提條件。國會將確定五種利益中的四種利益的潛在索償者的前提條件，但在一項利益中忽略這一前提一定是故意的，因為“通常認為國會在不同的包容性或排除性中有意和有意地采取行動”（布朗訴加德納，美國專利513 US 115，120（1994）。因此，該法案中沒有未闡明的要求。國會對“人”一詞的唯一限定詞是，在美國商業(yè)中對商標的欺騙性和誤導性使用必須使人“受到損害”。因此，一個人可能會落入第43（a）（1）（A）條的利益范圍之內(nèi)，無論他們在被告使用之前是否擁有在美國商業(yè)中使用的商標。
Prolacto訴訟的事實模式很復雜，涉及多個商標，多個市場以及一些法律問題，超出了不使用聲譽的討論范圍。例如，任何一方都不能成功主張先前的全國通用法或注冊商標權(quán)。還有一個問題是，“ LA MICHOACANA”一詞的字面翻譯為“來自米卻肯州的女孩（或女人）”是否在地理上描述了商品。
Prolacto斷言，PLM在事先了解Prolacto的業(yè)務和聲譽的情況下在美國采用了LA MICHOACANA標記，目的是將面食賣給知道Prolacto及其LA MICHOACANA產(chǎn)品的美國墨西哥移民。（各方同意，LA MICHOACANA商標在墨西哥很普遍，該名稱出現(xiàn)在墨西哥的每個城鎮(zhèn)的商店或攤位上。但是，由于該名稱在墨西哥的廣泛第三方使用，他們對該名稱是否在墨西哥具有商標權(quán)表示爭議。）。但是，在地方法院審議簡易判決動議時，第四巡回法院的貝爾莫拉尚未做出決定。沒有公認的理論可以證明Prolacto在采用PLM時的聲譽是相關(guān)的，并且Prolacto著名的商標類型論點在當時的簡易判決中被駁回為當時美國法律不可用（Paleteria La Michoacana訴Products Lacteos，69 F Supp 3d 175 ，201（DDC 2014））。
