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涉外定牌加工中的商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險及防范

來源：中國對外貿(mào)易雜志

　　涉外定牌加工一直是我國商標(biāo)侵權(quán)問題中的爭議焦點和熱點，本文將圍繞最高法2019年HONDA案再審判決，對比最高法的觀點變化，分析該判決對各級法院審理此類案件的影響，并以此為依據(jù)，結(jié)合在先案例，為涉外定牌加工行業(yè)的相關(guān)方提供一些建議。

　　涉外定牌加工的定義以及侵權(quán)成因

　　涉外定牌加工，通常是指國內(nèi)加工企業(yè)接受境外商標(biāo)權(quán)利人的委托，按照其要求加工產(chǎn)品，貼附其提供的商標(biāo)，并將加工的產(chǎn)品全部交付給境外委托人，定牌加工的商品不在境內(nèi)銷售的一種國際貿(mào)易形式。

　　在涉外定牌加工中，由于沒有在中國境內(nèi)銷售產(chǎn)品的意圖，境外委托方往往會忽視在中國注冊商標(biāo)的必要性，如果恰巧其他主體在國內(nèi)相同或類似商品上注冊了相同或近似商標(biāo)，便可能引發(fā)涉外定牌加工中最常見的侵權(quán)糾紛，即國內(nèi)加工方在生產(chǎn)定牌加工產(chǎn)品過程中，貼附境外委托人提供的境外注冊商標(biāo)時，是否侵犯國內(nèi)商標(biāo)注冊人的商標(biāo)權(quán)。本文提及的侵權(quán)糾紛均為此類。

　　最高法在涉外定牌加工行為是否侵犯國內(nèi)商標(biāo)權(quán)問題上的觀點變化

　　2015年以來，最高法在該問題上的觀點歷經(jīng)“不侵權(quán)”到“盡到合理注意義務(wù)后的不侵權(quán)”，再到“侵權(quán)”。代表案例和具體判決理由如下：

　　從表1可以看出，最高法在HONDA案中對涉外定牌加工中商標(biāo)使用行為的本質(zhì)進(jìn)行了新的定義，完全推翻日漸穩(wěn)定的“不侵權(quán)”的觀點。

　　HONDA案再審判決對各級法院審理涉外定牌加工案件的影響

　　HONDA案的侵權(quán)判決似乎沒有留出對該類案件進(jìn)行不侵權(quán)抗辯的余地，但筆者認(rèn)為各級法院還是會遵循具體案件具體分析的原則。一方面，2015年P(guān)RETUL案“不侵權(quán)”再審判決做出后，此類案件并未被固化為不侵權(quán)，而是一直遵守個案審理原則。另一方面，筆者檢索到在HONDA案再審判決后遼寧省大連市中院、江蘇省高院等各級法院做出的相關(guān)判決中，被訴行為被明確認(rèn)定為涉外定牌加工并進(jìn)行判決的案件共6件，其中4件被判不侵權(quán)，判決理由不盡相同，包括商標(biāo)不構(gòu)成近似、不在我國境內(nèi)銷售不會造成混淆等等；剩余兩件被判侵權(quán)，理由與HONDA案再審判決理由基本相同。由此可見，該類案件目前依然遵循個案審理原則，而且不侵權(quán)判決似乎稍占上風(fēng)，但是很顯然受HONDA案再審判決影響的趨勢已有所顯現(xiàn)，所以涉外定牌加工各方應(yīng)持更加審慎的態(tài)度。對此，筆者結(jié)合近年來的相關(guān)判例，提出以下參考建議。

　　對涉外定牌加工各方的建議

　　首先，涉外定牌加工各方無一例外地應(yīng)該謹(jǐn)遵誠信原則。境外委托方和國內(nèi)商標(biāo)注冊人應(yīng)避免搶注他人商標(biāo)，以攀附他人商譽(yù)為目的注冊與他人商標(biāo)近似的商標(biāo)以及惡意訴訟。對于國內(nèi)加工方而言，如果能夠明顯感知境外委托人的惡意，則應(yīng)該慎重接單。

　　除此之外，筆者對各方的建議分別如下：

　　（一）國內(nèi)加工方

　　首先，國內(nèi)加工方在接單前，應(yīng)在國內(nèi)相同或類似商品上檢索與境外商標(biāo)相同或近似的在先商標(biāo)。如發(fā)現(xiàn)相同商標(biāo)、知名度較高的商標(biāo)，應(yīng)予以合理避讓，謹(jǐn)慎接單。

　　其次，如決定接受訂單，國內(nèi)加工方必須確保其加工行為完全符合以下涉外定牌加工的要求，這樣才有機(jī)會在訴訟中以此進(jìn)行抗辯。

　　1．確定委托方為境外企業(yè)。根據(jù)在先方爵案，如委托方為境內(nèi)企業(yè)，即使其在國外有合法有效的注冊商標(biāo)，一般不構(gòu)成涉外定牌加工，而只是單純委托生產(chǎn)和出口貿(mào)易，更容易被視為國內(nèi)商標(biāo)使用行為而被判定侵權(quán)。

　　2．境外商標(biāo)應(yīng)合法有效且已注冊。國內(nèi)加工方應(yīng)要求境外委托方提供商標(biāo)注冊證明。

　　3．定牌加工生產(chǎn)中貼附的商標(biāo)、委托協(xié)議中的商標(biāo)與境外注冊商標(biāo)相同。

　　4．定牌加工產(chǎn)品必須屬于境外注冊商標(biāo)指定的商品范圍。

　　5．境外委托人必須是境外注冊商標(biāo)的合法使用人。如果境外委托方不是境外商標(biāo)的注冊人，則必須要求其提供使用該商標(biāo)的許可協(xié)議或者授權(quán)書。

　　6．所有定牌加工產(chǎn)品必須交付境外委托方，不允許流入國內(nèi)市場。1)確保生產(chǎn)數(shù)量與協(xié)議約定一致。2)嚴(yán)格防止產(chǎn)品在國內(nèi)銷售或向內(nèi)部人員出售、贈與等。3)交付時注意保存購銷合同、發(fā)票等證據(jù)，備以證明所有產(chǎn)品均交付委托方。4)如果產(chǎn)品被境外委托方拒收，建議國內(nèi)加工方進(jìn)行銷毀，不可將其投入國內(nèi)市場。5)避免在國內(nèi)進(jìn)行類似交易的行為，如確實無法避免，建議簽署委托協(xié)議并保留證明文件。例如，國內(nèi)加工方不具備報關(guān)資格，委托其他公司以受托公司的名義進(jìn)行報關(guān)并向其支付費(fèi)用，如被訴侵權(quán)，國內(nèi)商標(biāo)注冊人可能主張此種行為為銷售行為，并主張被訴產(chǎn)品已在國內(nèi)市場流通。

　　7．確保定牌加工生產(chǎn)在合同期限內(nèi)進(jìn)行，避免倒簽協(xié)議。

　　最后，定牌加工案件中的被訴人大多是國內(nèi)加工方，如被判侵權(quán)，賠償金額往往與委托加工費(fèi)差距甚大，所以，筆者建議國內(nèi)加工方應(yīng)與境外委托方在合同中事先約定如何分擔(dān)可能出現(xiàn)的賠償責(zé)任，以最大限度地降低自己的損失。

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　　雖然我國涉外定牌加工案件中的被訴人大多為國內(nèi)加工方，但如遇糾紛，境外委托方會受到不能及時收貨的影響，并且也有在先KWAY案判定國內(nèi)加工方已盡到合理注意義務(wù)不侵權(quán)，并判定境外委托方侵權(quán)。所以境外委托方也應(yīng)積極采取措施，減小侵權(quán)風(fēng)險。具體建議如下：

　　1．境外委托方應(yīng)提前在中國注冊相關(guān)商標(biāo)，然后再進(jìn)行定牌加工委托。

　　2．如果在中國尚未注冊或無法注冊相關(guān)商標(biāo)，境外委托方應(yīng)與國內(nèi)加工方共同合作確保二者之間的委托加工符合涉外定牌加工的要求。

　　3．對在中國惡意搶注的商標(biāo)進(jìn)行積極維權(quán)。

　　（三）國內(nèi)商標(biāo)注冊人

　　HONDA案再審判決明顯更有利于國內(nèi)商標(biāo)注冊人，所以相比之下，國內(nèi)商標(biāo)注冊人的前景較為明朗。筆者認(rèn)為國內(nèi)商標(biāo)注冊人可以從以下幾方面完善自己的權(quán)益保障。

　　1．對注冊商標(biāo)進(jìn)行海關(guān)備案和市場監(jiān)視，預(yù)防和阻止通過涉外定牌加工方式侵權(quán)的行為。

　　2．積極使用注冊商標(biāo)，穩(wěn)固商標(biāo)權(quán)。如果注冊商標(biāo)未實際使用，遭遇糾紛時，法院可能僅判侵權(quán)不判賠償；并且如果不使用滿3年，還會面臨被撤銷的風(fēng)險。

　　3．對海外搶注商標(biāo)積極維權(quán)。

　　除以上建議外，涉外定牌加工各方應(yīng)密切關(guān)注我國經(jīng)濟(jì)策略動態(tài)以及相關(guān)案例，及時規(guī)避可預(yù)見的侵權(quán)風(fēng)險。

　　涉外定牌加工早已不是單純的商標(biāo)法適用問題，而是逐漸演變?yōu)檎?、?jīng)濟(jì)問題。國內(nèi)企業(yè)可考慮應(yīng)運(yùn)形勢創(chuàng)立自主品牌，弘揚(yáng)民族精神。同時，國家機(jī)關(guān)也應(yīng)在司法判定和執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)上采取統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，這樣國內(nèi)企業(yè)才可以明確自身定位，更好地維護(hù)“中國制造”的良好國際形象。

標(biāo)簽：阜陽瀘州阿壩晉城咸寧河池東莞江蘇

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