案例：某床上用品公司訴深圳某公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛案

（一）案情簡(jiǎn)介 _

原告某床上用品廠有限公司于1994年1月5日向國(guó)家商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)“水鳥(niǎo)”商標(biāo)，1995年9月21日獲得注冊(cè)，核定使用商品為第24類。被告深圳某公司成立于1994年8月，主要經(jīng)營(yíng)床上用品和裝飾布等，有自己的注冊(cè)商標(biāo)。被告在其生產(chǎn)和銷售的被子、被套及其外包裝上標(biāo)明了其注冊(cè)商標(biāo)，同時(shí)在部分被子、被芯的外包裝上印上“水鳥(niǎo)被”字樣，在招貼畫(huà)上亦印有“水鳥(niǎo)被”字樣，在產(chǎn)品的購(gòu)物發(fā)票上標(biāo)明“水鳥(niǎo)被”，在其產(chǎn)品的廣告資料中亦使用了“水鳥(niǎo)被"字樣。

（二）本案涉及的知識(shí)點(diǎn)

在先使用的商標(biāo)被他人注冊(cè)后在先使用者是否可以繼續(xù)使用？

（三）與本案有關(guān)的現(xiàn)行法規(guī)

商標(biāo)法實(shí)施條例第54條連續(xù)使用至1993年7月1日的服務(wù)商標(biāo)，與他人在相同或者類似的服務(wù)上已注冊(cè)的服務(wù)商標(biāo)相同或者近似的，可以繼續(xù)使用；但是，1993年7月1日后中斷使用3年以上的，不得繼續(xù)使用。

（四）法院的判決結(jié)果及理由

一審法院認(rèn)為，被告在相同商品上使用“水鳥(niǎo)”字樣，將其作為商品名稱使用，未經(jīng)原告許可，足以造成消費(fèi)者誤認(rèn)，構(gòu)成侵權(quán)。一審法院于1998年12月10日作出判決，要求被告停止侵權(quán)、銷毀印有“水鳥(niǎo)”字樣的標(biāo)識(shí)及包裝、宣傳品和產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)，賠禮道歉，并賠償損失。

被告不服一審判決，以其在先使用“水鳥(niǎo)被”名稱等理由提起上訴。二審法院認(rèn)同了一審法院有關(guān)構(gòu)成侵權(quán)的意見(jiàn)。對(duì)于上訴人稱其使用“水鳥(niǎo)被”名稱在先，應(yīng)允許其繼續(xù)使用的主張，認(rèn)為理由不足，不予采納。除變更了被告應(yīng)賠償?shù)慕?jīng)濟(jì)損失數(shù)額外，二審法院維持了一審判決的其余各項(xiàng)。

（五）案例評(píng)述

首先要說(shuō)明的是，先用權(quán)問(wèn)題并不是本案當(dāng)事人爭(zhēng)議的關(guān)鍵問(wèn)題。從某種意義上說(shuō)，本案作為一個(gè)有關(guān)通用名稱的案例更為合適。之所以將本案放在這里討論，是因?yàn)楸景傅亩彿ㄔ涸谂袥Q中對(duì)先用權(quán)問(wèn)題進(jìn)行了較為集中的分析。盡管二審法院沒(méi)有采納深圳某公司有關(guān)“先用權(quán)”的主張，但其所作的相關(guān)分析對(duì)于處理先用權(quán)問(wèn)題還是很有意義的。

我國(guó)實(shí)行商標(biāo)專用權(quán)注冊(cè)產(chǎn)生制，只有經(jīng)過(guò)商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)才享有商標(biāo)專用權(quán)。2001年商標(biāo)法修訂時(shí)增加了對(duì)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)，但也僅規(guī)定那些“有一定影響”的未注冊(cè)商標(biāo)可以對(duì)抗“以不正當(dāng)手段”取得的注冊(cè)，除未注冊(cè)的馳名商標(biāo)外，既沒(méi)有規(guī)定禁止使用，也沒(méi)有規(guī)定在先使用人有權(quán)繼續(xù)使用。因此，我們認(rèn)為,在所謂先用權(quán)問(wèn)題上，現(xiàn)行商標(biāo)法與1993年商標(biāo)法相比并沒(méi)有任何變化。本案發(fā)生在2001年商標(biāo)法修訂之前，二審法院是根據(jù)1993年商標(biāo)法來(lái)處理所謂先用權(quán)問(wèn)題的。二審法院的有關(guān)意見(jiàn)，在現(xiàn)行商標(biāo)法之下仍然是有價(jià)值的。

針對(duì)上訴人（原審被告）所提出的先用權(quán)問(wèn)題，二審法院首先指出：“上訴人稱其使用‘水鳥(niǎo)被'名稱在先，因而應(yīng)允許其繼續(xù)使用一節(jié)，由于我國(guó)實(shí)行商標(biāo)注冊(cè)原則，在被上訴人已合法取得‘水鳥(niǎo)'商標(biāo)專用權(quán)的情況下，依照我國(guó)商標(biāo)法第38條和商標(biāo)法實(shí)施條例第41條的規(guī)定，上訴人不得再將注冊(cè)文字作為商品名稱使用。否則即構(gòu)成侵權(quán)?！倍彿ㄔ旱倪@一說(shuō)法是非常有道理的。根據(jù)現(xiàn)行商標(biāo)法第52條第（1）項(xiàng)的規(guī)定，未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的行為，屬于商標(biāo)侵權(quán)行為。這一規(guī)定在1993年商標(biāo)法中也是相同的。在這里，法律并沒(méi)有規(guī)定區(qū)分是在先的使用還是在后的使用。從法律解釋學(xué)的角度看，除非法律另有規(guī)定，否則無(wú)論在先的使用還是在后的使用，都應(yīng)構(gòu)成侵權(quán)。我們認(rèn)為，根據(jù)商標(biāo)法第52條第（1）項(xiàng)的規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)人有權(quán)禁止在先使用人在其獲得商標(biāo)專用權(quán)之后的繼續(xù)使用。也就是說(shuō)，在先使用人所主張的繼續(xù)使用，在法律上已進(jìn)入了商標(biāo)注冊(cè)人所享有的商標(biāo)專用權(quán)的范圍，在商標(biāo)法無(wú)另外規(guī)定的情況下，應(yīng)屬于侵權(quán)行為。這是在討論先用權(quán)問(wèn)題時(shí)應(yīng)確定的一項(xiàng)原則，也是解決先用權(quán)問(wèn)題的前提和基礎(chǔ)。

在本案中，二審法院正是在確立了上述原則的基礎(chǔ)上，對(duì)具體案件中如何處理在先使用人有關(guān)先用權(quán)的主張?zhí)岢隽艘恍┛捶?。二審法院提出：“在審判?shí)踐中，雖有主張對(duì)先使用人給予保護(hù)，即允許在先使用人在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用的，但實(shí)際掌握中仍須具備一定的條件。包括先使用人在商標(biāo)注冊(cè)前已在自己產(chǎn)銷的商品上使用多年，在廣告宣傳上有了較多的投入，以及所使用的標(biāo)識(shí)或名稱具有較大的知名度，得到消費(fèi)者的認(rèn)同等。”姑且不論二審法院的這些看法是否正確，但其處理問(wèn)題的方法是值得肯定的。即使確有必要考慮是否允許在先使用人在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用，也不能簡(jiǎn)單地僅以其在先使用為由支持其主張，而必須考察其在先使用是否達(dá)到了某種必要的程度或符合某些必要的條件。不過(guò)，依莪們的看法，在具體案件中最好不要直接討論先用權(quán)的問(wèn)題，或采納在先使用人提出的有關(guān)先用權(quán)的主張。按照本案二審法院所說(shuō)的條件，涉案的未注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際上已經(jīng)達(dá)到了甚至超過(guò)了現(xiàn)行商標(biāo)法第31條所說(shuō)的“有一定影響的商標(biāo)”。在此情況下，我們認(rèn)為，法院討論是否存在著“混淆的可能性”會(huì)更合適一些，在理論上可能會(huì)更充分一些。盡管我國(guó)商標(biāo)法第52條第（1）項(xiàng)并沒(méi)有明確提及“混淆的可能性”或“誤認(rèn)”，但無(wú)論在理論上還是在司法實(shí)踐中，“混淆的可能性”或“誤認(rèn)”都被視為構(gòu)成侵權(quán)的必要條件之一。

二審法院在本案中并沒(méi)有采納上訴人有關(guān)先用權(quán)的主張。法院的結(jié)論是：“上訴人尚不能提供其使用水鳥(niǎo)文字已具備這些條件的證據(jù)。從本案的相關(guān)情況看，也不能作出具備這些條件的認(rèn)定。因此，上訴人要求準(zhǔn)許其繼續(xù)使用水鳥(niǎo)二字于被子上的理由不足，不予采納。”對(duì)二審法院的這一結(jié)論，或許會(huì)有人提出這樣的問(wèn)題：假設(shè)上訴人提供了相關(guān)證據(jù)，是否應(yīng)準(zhǔn)其繼續(xù)使用？我們覺(jué)得，這一假設(shè)本身無(wú)論在1993年商標(biāo)法還是現(xiàn)行商標(biāo)法下，都是沒(méi)有必要的。如果本案上訴人提供了相關(guān)證據(jù)，證明其具備二審法院所說(shuō)的條件，上訴人就會(huì)在一審原告起訴前或訴訟中向商標(biāo)評(píng)審委請(qǐng)求撤銷“水鳥(niǎo)”注冊(cè)商標(biāo)。

對(duì)于先用權(quán)問(wèn)題，我們的總體看法是，在先使用人有關(guān)先用權(quán)的主張或繼續(xù)使用的要求，在現(xiàn)行商標(biāo)法上是沒(méi)有明確依據(jù)的。而且，專利法的情況與商標(biāo)法有很大差別，不能因?yàn)檫`反專利法承認(rèn)先用權(quán)就認(rèn)為商標(biāo)法也應(yīng)該承認(rèn)先用權(quán)。在商標(biāo)法明確規(guī)定先用權(quán)之前，法院對(duì)此問(wèn)題宜慎之又慎。

在討論先用權(quán)問(wèn)題時(shí)，我們覺(jué)得有一個(gè)問(wèn)題需要特別加以說(shuō)明。商標(biāo)法實(shí)施條例第54條規(guī)定：“連續(xù)使用至1993年7月1日的服務(wù)商標(biāo)，與他人在相同或者類似的服務(wù)上已注冊(cè)的服務(wù)商標(biāo)相同或者近似的，可以繼續(xù)使用；但是，1993年7月1日后中斷使用3年以上的，不得繼續(xù)使用。”這一規(guī)定實(shí)際上是由與1993年商標(biāo)法配套實(shí)施的1993年商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則第48條發(fā)展而來(lái)的。這一規(guī)定是否可以用來(lái)支持先用權(quán)的主張呢？至少，這個(gè)規(guī)定是否可以理解為對(duì)在先使用的服務(wù)商標(biāo)的先用權(quán)的肯定呢？

首先應(yīng)當(dāng)肯定的是，對(duì)于那些連續(xù)使用至1993年7月1日的服務(wù)商標(biāo)，其使用人在1993年7月1日以后并不因該商標(biāo)被他人注冊(cè)而不能繼續(xù)使用。在廣州市中級(jí)人民法院審理的中國(guó)某公司訴花都市某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛一案中，原告在1995年9月至1996年5月間先后取得了“蒙地卡羅”文字商標(biāo)在第1類至第42類商品和服務(wù)上的商標(biāo)注冊(cè)，其中包括第19類非金屬建筑物和第36類不動(dòng)產(chǎn)代理。被告在1992年10月開(kāi)始建設(shè)名為“蒙地卡羅山莊”的房地產(chǎn)項(xiàng)目。廣州中院審理認(rèn)為，被告開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)蒙地卡羅山莊，是集不動(dòng)產(chǎn)物業(yè)開(kāi)發(fā)、管理并提供娛樂(lè)、餐飲、購(gòu)物等服務(wù)項(xiàng)目為一體的綜合性服務(wù)項(xiàng)目，其中“蒙地卡羅”字樣是作為服務(wù)標(biāo)志使用，應(yīng)視為服務(wù)商標(biāo)。鑒于被告在1993年7月1日前已開(kāi)始籌建蒙地卡羅山莊并發(fā)布該山莊售樓廣告，事實(shí)上已經(jīng)使用“蒙地卡羅”服務(wù)商標(biāo)，且其此后并未改變字體和色彩，根據(jù)有關(guān)商標(biāo)法律、規(guī)章的規(guī)定，被告可以繼續(xù)使用其“蒙地卡羅”服務(wù)商標(biāo)，但其繼續(xù)使用權(quán)應(yīng)當(dāng)以蒙地卡羅山莊地域范圍內(nèi)開(kāi)發(fā)、出售、管理商品房服務(wù)范圍為限。該案中廣州中院對(duì)連續(xù)使用至1993年7月1日的“蒙地卡羅”服務(wù)商標(biāo)的認(rèn)定、繼續(xù)使用范圍的限制，我們認(rèn)為是非常準(zhǔn)確的，可供其他法院在處理類似問(wèn)題時(shí)參照。

但是，需要指出的是，商標(biāo)法實(shí)施條例的該條規(guī)定（以及1993年商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定）只適用于那些連續(xù)使用至1993年7月1日的服務(wù)商標(biāo)，而不適用于在1993年7月1日尚未開(kāi)始使用或雖在1993年7月1日前已停止使用的服務(wù)商標(biāo)。我們知道，1993年7月1日是商標(biāo)法1993年修正案生效實(shí)施的時(shí)間，而我國(guó)正是在1993年商標(biāo)法修正案中才首次承認(rèn)了服務(wù)商標(biāo)的可注冊(cè)性。但在1993年7月1日之前，服務(wù)商標(biāo)事實(shí)上被大量使用。在1993年7月1日之前，所有的服務(wù)商標(biāo)都無(wú)法獲得注冊(cè)，也就根本不存在專用權(quán)的問(wèn)題。為了不使法律的變化影響到那些連續(xù)使用至1993年7月1日的服務(wù)商標(biāo)的使用人的利益，1993年商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則才有此規(guī)定，并被現(xiàn)行商標(biāo)法實(shí)施條例所吸引。我們認(rèn)為，商標(biāo)法實(shí)施條例第54條的目的是限制1993年7月1日后獲得的服務(wù)商標(biāo)專用權(quán)對(duì)連續(xù)使用至1993年7月1日的服務(wù)商標(biāo)的適用，在性質(zhì)上屬于“祖父條款”(grandfatherclause)o祖父條款所要解決的問(wèn)題是，當(dāng)一部法律或具體某個(gè)規(guī)則發(fā)生變化時(shí)，如何保障那些原有法律或規(guī)則的“既得利益者”不因法律或規(guī)則的變化而受到不合理的損害。在某些情況下，確實(shí)可以將祖父條款為既得利益者所提供的保護(hù)看作新法或新規(guī)則所授予、確認(rèn)的權(quán)利及利益的例外或限制，但其實(shí)質(zhì)卻是限制新法或新規(guī)則在時(shí)間上的效力，至少在商標(biāo)法上，與普遍適用的先用權(quán)無(wú)關(guān)，不能據(jù)此規(guī)定來(lái)主張所有在先使用的服務(wù)商標(biāo)都可繼續(xù)使用。

而且，從商標(biāo)法實(shí)施條例第54條的規(guī)定中，我們還可以推導(dǎo)出這樣的一個(gè)結(jié)論：在1993年7月1日以后才開(kāi)始使用的服務(wù)商標(biāo)，以及在1993年7月1日已停止使用但在1993年7月1日以后重新使用的服務(wù)商標(biāo)，在他人獲得注冊(cè)以后，就不能繼續(xù)使用。這實(shí)際上還是否定了在先使用人的所謂“先用權(quán)”。

(六)對(duì)本案的思考

商標(biāo)法實(shí)施條例第54條是否可以作為在先使用者享有繼續(xù)使用權(quán)的依據(jù)？

標(biāo)簽：漢中玉溪韶關(guān) 日喀則仙桃紅河宜賓七臺(tái)河

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